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De los actos propios y la prueba de la notoriedad de la marca

Con fecha 10 de junio de 2013 la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia en el conocido asunto ‘Paladium’*.

En este caso, por parte de la antigua discoteca Paladium se presentó demanda reivindicatoria y subsidiaria de nulidad frente al registro de la marca PALADIUM PLATJA D’ARO (mixta) realizada por un tercero para identificar en el mercado la prestación de servicios de entretenimiento.

Si bien se alega la notoriedad de la marca PALADIUM PLATJA D’ARO, la Audiencia Provincial considera que no queda probada la notoriedad de la marca y por ende, desestima en su totalidad las pretensiones de la parte actora.

La sentencia es importante ya que analiza la relevancia que tienen los actos propios y su influencia a la hora de acreditar la notoriedad de una marca. En este sentido, los pronunciamientos de la AP Barcelona ahondan en los siguientes extremos:

– La notoriedad del signo en su conjunto: la notoriedad debe de quedar acreditada en relación a la parte denominativa y en relación a los elementos gráficos que conforman la marca. No basta con la notoriedad de una parte del signo.

-La parte dominante de la marca: el elemento denominativo del signo ‘Paladium’ permite la difusión del conocimiento del establecimiento, pero no así del signo en cuestión, cuyo efectivo conocimiento implica también el de sus elementos gráficos. La referencia geográfica a la localidad de ‘Platja D’Aro’ de Girona se entiende como un elemento no destacado de la marca no registrada.

-La falta de reacción impugnativa a nivel administrativo: se valora como un indicio importante de la falta de notoriedad del signo el hecho que la actora no haya impugnado ante la OEPM los registros posteriores que consisten y/o están formados por los términos ‘Paladium’ o ‘Palladium’.

-Conocimiento de la marca por parte de consumidores y círculo comercial: el hecho de que el establecimiento de la parte actora llevara 9 años cerrado conlleva que resulte dudoso que el público destinatario ostente o conserve un buen conocimiento de la marca, suficiente para poder considerar que la misma atesora notoriedad.

-Alcance local de la notoriedad: Rige el criterio establecido por el TJUE en el asunto General Motors C-375/97 y por el Tribunal General en los asuntos T-8/03, T-47/06 y C-328/06, que exige que la marca sea notoria en todo el territorio nacional o en una parte sustancial del mismo.
En base a este criterio, la AP de Barcelona considera que la notoriedad del signo reivindicado por la actora en el año 2010 no va más allá de la población de Platja D’Aro o de la Costa Brava, resolviendo que la notoriedad no se ha producido en una parte sustancial del territorio nacional. Al efecto, tiene un peso determinante el hecho de que la actora no impugnara ante la OEPM las marcas que incorporaban el término ‘Paladium’, valorando que “los actos propios de la actora evidencian el alcance meramente local del signo”.

-Conservación de los derechos sobre la marca no registrada: Se considera que el hecho de llevar 9 años sin explotar la marca de forma real y efectiva en el mercado resulta en la pérdida de los eventuales derechos que sobre la misma ostentaba la actora. Asimismo se exige que los titulares de marcas no registradas deben de cumplir con la obligación de uso efectivo de la marca en los mismos términos que los titulares de marcas registradas.

El hecho de que existiera una decisión administrativa de cierre del establecimiento de la actora no se valora por la AP como circunstancia obstativa que justifique el no uso del signo durante un plazo de 9 años. Ello es debido a que la decisión administrativa no impedía seguir usando el signo en otros establecimientos distintos al clausurado.

Por lo tanto, se resuelve que en el momento en que la parte demandada solicitó el registro de la marca ‘Paladium Platja D’Aro’, la parte actora no conservaba derecho alguno sobre el signo que había venido usando. Por lo que se desestima la acción reivindicatoria ejercitada por la parte actora al entender que no es fraudulento el registro de marca realizado por la parte demandada.

.-Sobre la mala fe en el registro: La AP resuelve que no se aprecia mala fe en la solicitud de marca realizada por la demandada debido a que falta el presupuesto objetivo de partida, a saber: la existencia del derecho de la parte actora. En este sentido, si bien el solicitante del registro podía conocer que el signo había estado en el mercado hasta 9 años antes, también podía suponer que el citado signo había quedado abandonado por la parte actora debido a la falta de uso durante un lapso de tiempo tan dilatado. En consecuencia, la AP de Barcelona desestima también la acción de nulidad de marca.

De todo lo anterior se desprende lo importante del proceso administrativo del registro de marca y de la toma de decisiones que se realizan con carácter anterior y posterior al mismo.

Así, se recomienda proteger el signo que realmente se vaya a explotar en el mercado y solicitar la protección para su representación (gráfica, denominativa o mixta) tal cual vaya a ser utilizada.

Protegiendo la marca que el cliente realmente va a explotar en el mercado se cumple con la obligación de uso real y efectivo, generándose con el tiempo una prueba documental que, en un futuro, nos servirá para acreditar la notoriedad de la marca, entre otros, mediante la facturación emitida, las inversiones en publicidad realizadas o los medios publicitarios en los que se ha aparecido-tarjetas de visita, etiquetas, bolsas, flyers, publicaciones, vallas publicitarias, etc.-

Igualmente, se recomienda adoptar una posición proactiva en cuanto a la defensa de la marca se refiere, presentando acción de oposición administrativa frente a todas aquellas solicitudes de marca (nacional, comunitaria o internacional) que sean idénticas o similares a la propia y distingan productos o servicios idénticos o similares, generando un riesgo de confusión. Como hemos podido comprobar, en un futuro litigio, el juzgador valorará positivamente que el titular de la marca cuya notoriedad queremos acreditar, pruebe que ha ostentando una postura activa en defensa de su marca.

(*La defensa de la parte demandada fue llevada por los letrados D. Fidel López Fons y Dª Mª Eugenia Mateu-Prades)

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